原告鳄鱼恤有限公司(简称鳄鱼恤公司)为香港企业，上世纪80年代初即开始进入大陆开展业务，并申请注册了25类“CROCODILE”商标。鳄鱼恤公司于2008年向国家海关总署申请了“CROCODILE”商标的海关备案。
青岛瑞田服饰有限公司（简称瑞田公司）受韩国ESPOIRCO.LTD公司委托，为其代工同样使用“CROCODILE”商标的服饰产品。2011年 1月24日，瑞田公司通过青岛海关出口代工的“CROCODILE”服饰时，遭到海关查扣。被查扣的服饰为1760件，涉及金额10万余元人民币，服饰均 标注 “CROCODILE”商标。鳄鱼恤公司以瑞田公司侵害了其“CROCODILE”商标权为由诉至法院。瑞田公司答辩称其只是受委托代工产品，未在国内进 行销售，没有侵害原告的商标权，不同意进行赔偿。
一审法院认为，瑞田公司在其向海关申报出口的服饰上使用“CROCODILE”标识的行为，构成对鳄鱼恤公司第246898号注册商标专用权的侵犯，应当承担停止侵权的民事责任。瑞田公司不服一审判决，提起了上诉。
二审法院山东省高级人民法院认为，商标的基本功能为识别功能，即将商标权人的商品或服务与其他人的商品或服务区别开来。侵害商标权行为的表现形式多种 多样，其本质特征都是对商标识别功能的破坏，造成相关公众对商品或服务的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系。因此，商标法保护商标 就是保护商标的识别功能。而商标的识别功能只有在商标法意义上的“商标使用行为”中才得以体现。因此，本案判断瑞田公司被控侵权行为是否属于商标法意义上 的使用行为成为解决本案焦点问题的关键。
本案中，瑞田公司所使用的被控侵权吊牌、领标均系国外委托加工方韩国ESPOIR CO.LTD公司提供，所加工产品全部销往国外而不在中国境内销售，属于对外“贴牌加工”行为。由于瑞田公司所加工产品全部出口，并不在中国市场上流通销 售，因此，在中国境内，上述吊牌、领标不具有识别商品来源的功能。加工方按照委托方的要求，将商标贴附于加工之产品上，就其性质而言，属于加工行为，不是 商标法意义上的商标使用行为。换言之，瑞田公司在法律地位上相当于韩国公司设在中国境内的工厂，其按照韩国公司的指令进行生产，不负责产品销售，且不得擅 自处分加工产品，所有加工产品及辅料必须交付至韩国公司。因此，瑞田公司虽为中国公司，但其所加工的产品并不直接进入中国境内的流通领域，产品所附吊牌、 领标在中国境内不发挥商标的识别功能。
另外，二审法院认为，瑞田公司对外加工产品，尽到了必要的审查注意义务。根据已查明的事实，日本YAMATO公司于1990年6月11日在日本注册了 “CROCODILE”商标。2011年1月12日，日本YAMATO公司出具《授权确认书》，同意韩国ESPOIR CO.LTD公司进行商标为“CROCODILE”产品的生产与出口，并确认本案由韩国ESPOIRCO.LTD公司按照其贴牌加工定制要求，委托瑞田公 司加工的所有成衣出口至日本销售。因此，二审法院认定本案瑞田公司接受国外公司委托加工并出口产品，对国外公司提供的吊牌和领标标识的合法来源进行了必要 的审查，其主观上没有侵害鳄鱼恤公司注册商标权的故意或过错，尽到了合理的注意义务。
综合上述两点理由，二审法院认为瑞田公司对外贴牌使用被控侵权吊牌、领标，不是与商品流通相联系的商标使用行为，不属于我国商标法意义上的商标使用。 且瑞田公司对国外公司交付的被控侵权吊牌、领标有境外商标权人的合法授权，亦尽到了合理注意义务。根据商标权的地域性特点，本案中鳄鱼恤公司对其 “crocodile”注册商标享有的商标权仅限于中国境内，因此其无权排斥瑞田公司在对外贴牌加工中使用“CROCODILE”商标的行为。鳄鱼恤公司 关于瑞田公司侵犯其注册商标权的主张缺乏法律依据，不能成立。最终判决撤销原审判决并驳回鳄鱼恤有限公司的全部诉讼请求。
【律师点评】
关于“贴牌加工”的代工企业是否构成商标侵权的问题，现在司法机关逐渐倾向于认为单纯的贴牌加工行为不构成商标侵权，不需要承担法律责任。理由主要是 所加工的产品并不直接进入中国境内的流通领域，产品上的商标在中国境内不发挥商标的识别功能，不会导致混淆，不会造成商标权人的损失。除该案例外，国内亦 有其它法院（如广东省高级人民法院）亦曾有类似判决。
但代工企业应当注意，在帮其它单位进行贴牌加工时，应当尽到合理注意义务，需要审查委托单位在境外国家是否对使用的商标具有相应的合法权利。
杨河律师，毕业于中山大学，双学士，广东格林律师事务所资深律师，广州律协知识产权专委会委员，具有12年执业经验，擅长公司法律顾问、企业法律风险管理及知识产权（商标、专利、著作权、不正当竞争等）法律事务，为公司的决策经营、公司治理、风险控制、知识产权管理与战略等方面提供优质的法律服务，长期受聘于多家高科技企业、跨国公司、集团公司担任常年法律顾问及知识产权专项法律顾问，承办的知名案件包括全国第一起城市雕塑广州“五羊石像”著作权纠纷案、香港TVB影视作品著作权纠纷案、华谊兄弟传媒公司电影作品著作权纠纷案、美的公司专利纠纷案等。
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